Risorsa realizzata da Jacobacci & Partners, una delle principali realtà europee nell’ambito della tutela della proprietà intellettuale

In materia di marchi, Jacobacci & Partners è da anni un punto di riferimento essenziale per molte tra le più note aziende italiane e straniere attive nei settori moda, alta tecnologia, agro-alimentare, elettronica, chimica, meccanica e molti altri. L’esperienza unica e il costante studio del panorama internazionale consentono alla Jacobacci & Partners di progettare soluzioni innovative nella messa a punto programmi di deposito, sorveglianza e intervento contro la falsificazione operanti su scala mondiale. Attualmente ha all’attivo la gestione di 100.000 brevetti e 100.000 marchi per conto di oltre 10.000 clienti di ogni dimensione, settore e area geografica.

Il team di Jacobacci & Partners collaborerà con noi a partire dal 2021 per realizzare una serie di contenuti che aiutino le startup a proteggere il frutto delle proprie idee innovative. Cominciamo oggi con questo primo contenuto che vi darà una serie di nozioni di base per cominciare a familiarizzare con l’argomento.

Cos’è un marchio?

Il marchio è un segno distintivo costituito da parole, figure, colori, lettere e altro, idoneo a contraddistinguere un prodotto o servizio. I requisiti necessari per registrare un marchio sono i caratteri di novità, nel senso di non essere stato già utilizzato da altri per contrassegnare prodotti identici o affini, e distintività, nel senso di poter adeguatamente contraddistinguere un prodotto. Una volta accertati questi requisiti, i marchi vanno dunque protetti con azioni preventive, quali la registrazione in un ambito territoriale adeguato all’espansione attuale e alle prospettive future e l’istituzione di un rigoroso servizio di sorveglianza sia sul mercato, sia sui registri marchi degli uffici locali.

Come si registra un marchio?

Per ottenere tutela per un marchio è necessario presentare una domanda all’Ufficio marchi e brevetti preposto, che varia in base all’ambito di tutela individuato (nazionale o internazionale). È anche possibile registrare un marchio dell’Unione europea, valido in tutti i Paesi dell’Unione Europea: in questo caso la domanda va depositata all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), con sede in Spagna.

Il rilascio è preceduto dall’esame della sussistenza dei requisiti di validità e dall’opposizione di terzi che ritengano di vantare diritti anteriori.

Una volta che si ottiene un marchio registrato (trademark) è necessario controllare e intervenire tempestivamente in caso di pubblicazione di marchi uguali o confondibili depositati da terzi, opponendosi alla registrazione e agendo nelle sedi opportune contro l’utilizzazione degli stessi.

Quanto costa registrare un marchio?

I costi per la registrazione di un marchio sono rappresentati dalle tasse e dal servizio di consulenza offerto dai professionisti in materia di proprietà intellettuale.

In quanto alle tasse di registrazione, per un marchio italiano si aggirano intorno ai 160 € per classe di prodotti, mentre per un marchio dell’Unione europea valido in tutta la UE è necessario stanziare circa 900 € per tre classi di prodotto. Ogni registrazione dura in media 10 anni ed è rinnovabile alla scadenza.

Il supporto di un professionista si rende utile per sfruttare al meglio gli strumenti di tutela della proprietà industriale che le normative nazionali e internazionali mettono a disposizione delle aziende. Prima di procedere con la richiesta di registrazione, è sempre opportuno verificare che il nuovo marchio non interferisca con diritti pregressi di altre aziende, in modo da evitare di subire gli interventi previsti dalla normativa a difesa dei titolari legittimi delle privative, con conseguente grave danno di immagine.

Cos’è un brevetto?

I brevetti per invenzione e i modelli di utilità, nei Paesi in cui questi ultimi sono riconosciuti e protetti, tutelano gli aspetti tecnici e tecnologici di un prodotto o di un procedimento che possiedano caratteri di novità, originalità, applicabilità e riproducibilità a livello industriale.

Un brevetto è, dunque, un diritto di esclusiva concesso all’inventore che ne faccia richiesta mediante il deposito di una domanda di brevetto. Questo diritto consente di sfruttare l’innovazione nel territorio in cui è protetta. In Italia, in genere non sono brevettabili le opere intellettuali creative, tutelate, invece, dal diritto d’autore.

Qual è la differenza tra brevetti per invenzione e modelli di utilità?

I brevetti per invenzione possono avere a oggetto un prodotto, un procedimento o l’uso inventivo di una sostanza già nota e hanno una durata di vent’anni.

Il brevetto per modello di utilità, invece, è un titolo di privativa industriale che tutela una nuova forma tecnica di un prodotto industriale. Dunque, un prodotto nuovo è un’invenzione, mentre il miglioramento innovativo della conformazione tecnica di un prodotto esistente è un modello di utilità. Quest’ultimo ha una durata di dieci anni.

Come si registra un brevetto?

Per “registrare un brevetto”, ovvero per ottenerne la tutela, è necessario presentare una domanda di concessione presso l’ufficio brevetti competente, che varia in base all’ambito territoriale richiesto: è possibile richiedere, infatti, un brevetto italiano, europeo, internazionale o comunitario. In Italia la domanda per la registrazione deve essere presentata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

Il titolo viene concesso a seguito di un esame preventivo e della pubblicazione della relativa domanda, volta a consentire a terzi che pretendano di vantare diritti anteriori di opporsi alla concessione della privativa.

Quanto costa registrare un brevetto?

I costi per richiedere tutela di un brevetto possono variare in base all’estensione territoriale e al tipo di invenzione che si desidera proteggere: in ogni caso, si tratta di un budget molto spesso nettamente inferiore rispetto ai costi relativi a ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione dell’invenzione.

Affidarsi a un team di consulenti consente di sfruttare al meglio gli strumenti di tutela della proprietà industriale che le normative nazionali e internazionali mettono a disposizione delle aziende.

Prima di richiedere tutela di un brevetto è sempre opportuno verificare che le nuove soluzioni non interferiscano con diritti pregressi di altre aziende. Al tempo stesso, è molto importante provvedere alla richiesta di tutela brevettuale prima dell’esposizione, per non scoprire un domani di aver irrimediabilmente regalato ai concorrenti il frutto degli sforzi di innovazione e ricerca.

Cos’è un modello o disegno?

Il modello o disegno registrato è un titolo di privativa industriale che ha ad oggetto l’aspetto dell’intero prodotto o di un suo componente, che presenti carattere di novità, ovvero non sia stato oggetto di precedente divulgazione, e un carattere individuale, nel senso di differire, agli occhi dell’utilizzatore informato, da qualsiasi disegno o modello divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione. Ha una durata di cinque anni, rinnovabile fino a un massimo di 25 anni.

Come si deposita un brevetto o disegno?

Per ottenere la tutela è necessario presentare un’apposita domanda di concessione presso gli uffici competenti, che variano a seconda dell’ambito territoriale di protezione richiesto (nazionale, europeo, internazionale o comunitario). Il titolo viene normalmente concesso a seguito di un esame preventivo e della pubblicazione della relativa domanda, volta a consentire a terzi che pretendano di vantare diritti anteriori di opporsi alla concessione della privativa.

Esiste una tutela per i disegni non registrati?

La protezione concessa a un disegno o modello non registrato è limitata a tre anni dalla data in cui è stato per la prima volta divulgato all’interno dell’Unione Europea, di cui si dovrà necessariamente fornire la prova. Tale disegno, che non è assistito da una presunzione di validità come nel caso della registrazione, potrà essere fatto valere nei confronti di chi abbia consapevolmente copiato quanto oggetto del disegno.

Quali sono gli strumenti disponibili per difendere i titoli di Proprietà Industriale della contraffazione?

Esistono diversi strumenti per difendere i titoli di Proprietà Industriale dalla contraffazione:

• Diffida extragiudiziale
  Consente di notificare al contraffattore l’esistenza del diritto di proprietà industriale e talvolta di ottenere la cessazione spontanea della contraffazione.
• Misure cautelari
  Vengono concesse in via d’urgenza dai Tribunali Specializzati: sono efficaci per far cessare l’attività del contraffattore prima che inizi il giudizio di merito e possono inoltre prevedere sanzioni supplementari a carico del contraffattore, quali le penali per il ritardo nell’esecuzione dei provvedimenti cautelari e la pubblicazione dell’ordinanza su quotidiani e riviste. Possono consistere in un’inibitoria alla prosecuzione dell’attività di fabbricazione o vendita, nel sequestro o nel ritiro dal mercato dei prodotti contraffatti.
• Azione giudiziaria civile o penale
  Consente anche di chiedere un risarcimento del danno, se dimostrabile.
• Richiesta di intervento doganale
  Ha l’obiettivo di bloccare l’ingresso nel territorio dell’Unione Europea di merci che violano diritti di proprietà industriale.

Com’è regolato l’uso della dicitura “Made in Italy”?

Si è spesso creata confusione tra la contraffazione e l’uso della dicitura “Made in Italy”, percepita come elemento qualificante capace di apportare indubbio prestigio a un prodotto. Ad oggi, la denominazione “Made in Italy” può essere utilizzata sui prodotti che, ai sensi del Codice Doganale Comunitario, siano stati oggetto di una lavorazione sostanziale effettuata in Italia.

Diversamente, la dicitura “Prodotto 100% italiano” o “Made in Italy 100%” o altre similari possono essere utilizzate unicamente su articoli per i quali tutte le fasi di lavorazione (dall’ideazione all’assemblaggio) abbiano avuto luogo in Italia.

Approfondimenti

Jacobacci & Partners raccomanda di porre la massima attenzione agli avvisi ingannevoli relativi ai propri titoli di proprietà industriale (marchi, design e brevetti), provenienti da soggetti che non sono riconducibili all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale e/o alle Autorità competenti qui elencate:

• Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
• Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale
• Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale
• Ufficio Europeo Brevetti

Scaricate il Vademecum anti-inganni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in Italia (AGCM) contenente dettagli e indicazioni utili per riconoscere proposte ingannevoli.

Si invita a consultare alcune delle delibere AGCM di condanna per società che, ingannevolmente, proponevano servizi alle imprese, pubblicate nei Bollettini settimanali dell’AGCM.

Si invita quindi a prestare la massima attenzione e a non fornire alcun riscontro a detti avvisi provenienti da soggetti non direttamente incaricati.

Prima di intraprendere iniziative e/o pagamento in merito a tali avvisi, Jacobacci & Partners consiglia di trasmettere al proprio professionista di riferimento copia di qualsiasi comunicazione relativa ai titoli di proprietà industriale, al fine poter confermare tempestivamente se trattasi di una comunicazione proveniente da soggetti non autorizzati e, quindi, da ignorare.